电子商务商业方法专利的创造性判断标准分析
2009-12-26 01:39:13   来源:知识产权实验室(郭斯伦)   评论:0

内容摘要: 1998年以来,世界各主要国家对于电子商务商业方法的可专利性逐渐达成共识,但在实施何种创造性判断标准方面却各行其是。本文首先从理论上进行阐述,认为应从发明方案的整体角度考察,并且厘清了创造性与技术性的关系。继之,文章对美国、欧盟和日本在实践中并未坚持贯彻该理论标准的原因进行了分析,得出具体标准还应考虑各国专利法律制度整体及科技与产业发展水平。最后,结合具体国情,本文认为,我国应当明确以“非显而易见性”即“突出的实质性特点”为标准,从发明方案的整体去判断,而不必苛求其中的计算机信息网络技术具有过高的创新性。

Abstract: Since 1998, the main countries all over the world gradually reached an agreement on the patentability of E-business method. However, they set different criteria for the judgment of non-obviousness. At the beginning, the thesis expounds the theoretical criterion, holds that the judgment of non-obviousness should be made after the inspection on the whole program of invention, and clarifies the relation between non-obviousness and technical nature. After that, by analyzing the reasons of the United States, Europe and Japan’s non-persisting in the theoretical criterion, the thesis advocates that the concrete criterion should be set after considering the whole patent system as well as the level of science and technology and the development of industry. In the conclusion, after taking account of the present conditions, the thesis concludes that our country should take “outstanding virtual peculiarity” as the criterion of non-obviousness, and make judgment after the inspection on the whole program of invention, instead of requesting the technology of the program to be provided with excessive creativeness.

关键词:  电子商务商业方法专利;  创造性判断标准;  启示

Key words:  E-business method patent;  criterion for the judgment of non-obviousness;  enlightenment

一、问题的提出

1998年,美国联邦巡回上诉法院对“道富银行诉签记金融集团公司”一案(State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.)的判决开创了电子商务商业方法专利的先河。继之,欧盟、日本也都陆续修改各自的专利法律制度,将长久以来一直被排除于可专利性主题范围之外的商业方法纳入了专利制度保护范畴。2002年末至2003年初,我国国家知识产权局亦先后授予美国花旗银行的两项电子商务商业方法发明以专利权。[]可以说,在科学技术和电子商务迅猛发展的今天,对于电子商务商业方法的可专利性问题,世界各主要国家已经达成一致意见。当前存在较大分歧之处在于,对于一项具体的电子商务商业方法如何判断其是否符合专利条件。从审查实践来看,在各项专利条件中,审查的难点集中于创造性的判断标准上,比如,近年来美国专利商标局、欧洲专利局和日本特许厅于日本东京举行的关于“计算机实施的商业方法发明专利保护问题”的会谈上将创造性判断标准作为讨论重点之一。

所谓创造性,是我国专利法使用的术语,欧洲专利公约及其缔约国专利法中称为“创造性步骤”(inventive step),美国则称为“非显而易见性”(non-obviousness)。[1]这些用语的含义大体一致,即要求发明具有一定的创造高度,必须与现有技术存在显著区别,不是从现有技术中一望便可知。但是,电子商务商业方法是商业方法与计算机信息网络技术的综合体,这一特殊性对创造性判断标准提出了新的挑战,给法学界带来了新的课题。

二、国外立法例

1、美国

美国200010月通过的《商业方法专利促进法》议案第4条规定:“如果商业方法仅仅是将现有技术应用于计算机系统或因特网,则该发明应被认为是显而易见的。”[2]在其专利商标局的文件《对103条下的计算机商业方法发明专利申请审查》中,专门列举了一些以不具有非显而易见性为由拒绝申请的例子,包括:所申请的发明可以从该技术领域的一般知识推导出来;所申请的发明可以从一个已经确定的商业原则中推导出来;所申请的发明是将一个已经见诸于行业手册的标准商业过程用计算机自动化;所申请的发明与以前所有的发明相比只体现在它存储或者处理的数据上;所申请的发明只与公众的一般技术水平相当。[3]

可见,美国主要是从反面规定电子商务商业方法创造性的判断标准,所列举的不具备创造性的几种情形其实都可归结为将已有的商业方法简单的通过计算机程序予以执行。据此,在美国,基于下列三种情形之一即可认定创造性:(1)申请方案的商业方法部分与其所运用的计算机信息网络技术部分都是非显而易见的;(2)申请方案的商业方法部分不具备创造性,但是计算机信息网络技术部分是非显而易见的;(3)申请方案的计算机信息网络技术部分不具备创造性,但是商业方法部分是非显而易见的。显然,判断一项发明方案是否具备创造性时,不要求其中的计算机信息网络技术必须具备创造性。

2、欧盟

欧洲专利局上诉委员会在2000Pension Benefit一案的裁决中指出,[]技术贡献是用来判断创造性进步的,而如果根据申请发明所设计的改进实质上是经济性的,例如有助于经济领域,便不能有助于技术贡献。[4] 2001112欧洲专利局发布的新审查指南规定,在一件涉及商业方法的专利申请中,如果商业方法特征对于本领域的普通技术人员来说是非显而易见的,但其他技术特征是显而易见的,则认为权利要求缺乏创造性。[5]2002220,欧盟委员会在《计算机程序可专利性指令》草案中进一步重申了欧洲专利局的上述观点,指出,以计算机实施的发明要获得专利保护必须属于一个技术领域,并且对该领域作出技术上的贡献,如果一项发明没有对所属领域作出技术上的贡献,也就是说它的独特贡献丧失技术特征,该发明就不具有创造性,因此不具有专利性。[6]

显然,欧洲对于电子商务商业方法的创造性要求主要是针对发明方案中的技术部分而言,其并未承认商业方法特征带来的贡献属于专利法意义上的技术贡献并进而符合创造性要求。据此可知,在欧洲,只有基于以下两种情形之一才可认定创造性:(1)申请方案的商业方法部分与其所运用的计算机信息网络技术部分都是非显而易见的;(2)申请方案的商业方法部分不具备创造性,但是计算机信息网络技术部分是非显而易见的。如果一项发明申请中的计算机信息网络技术部分不具有创造性,那么无论其商业方法部分是否非显而易见,该项发明申请都不符合创造性要求。

3、日本

日本新近修订的专利审查指南明确规定,使用信息技术具体实现某种特定功能概念的商业方法发明的创造性审查,必须以整体来考虑。[]20014月,日本特许厅发布了一份“商业方法发明不具有专利性的范例”,规定,对于有关市场研究和分析方法的发明,如果在权利要求中仅仅描绘了商业方法本身,或者这种商业方法在计算机上的使用仅仅是将计算机作为一种工具,或者基于软件的信息传输没有利用硬件资源,则不属于专利法意义下的发明。该文件还列举了9种显而易见的商业方法发明,其中包括基于公知技术、公知商业方法的简单发明以及公知技术和公知方法的简单组合。[7]

日本的上述规定比较清晰,明确了对于创造性的判断采取整体性标准,所列举的几种不具有创造性的情形均为将已有方法与现有技术进行简单的安装组合。据此,在日本,只有当一项电子商务商业方法专利申请的商业方法与计算机信息网络技术两部分都是非显而易见的,该项发明才确定具备创造性。如果两部分中有一项不具备非显而易见性,此时便必须从整体上进行考察,倘若该项发明方案整体仍是非显而易见的,则可能被认定创造性。

三、对于电子商务商业方法专利创造性判断标准的思考

将美日欧的专利审查标准进行对比分析,可以看出,三者的最低标准是一致的,即将已有的商业方法仅仅通过普通的计算机程序予以实施而得到的发明不具有创造性。事实上,自2000年以来,美日欧对此问题已经达成了明确共识并且发表了联合声明,但是除此之外在具体判断标准上却存在明显区别。美国最为宽松,只要求商业方法与计算机信息网络技术两个部分之一非显而易见,便符合创造性条件。与之形成鲜明对比的是,欧盟对于创造性的审查主要集中在计算机信息网络技术部分,而商业方法本身的非显而易见性并不起主导性作用。日本的审查则注重其整体方案。上述三种标准究竟何种更为妥当?这一问题对于专利制度至关重要,直接影响到专利数量的多寡及质量的高低,应当严格把握。

1、创造性判断标准的理论分析

综合上述三种审查标准,可以发现所谓创造性标准不同,归根结底是对于创造性要求的审查角度不同:美国从发明方案中的商业方法部分或计算机信息网络技术部分进行审查,欧盟从其中的计算机信息网络技术角度进行,而日本则立足于其整体方案的角度。那么,何种审查角度较为科学?笔者认为应从创造性理念的分析入手。

专利制度诞生之初,创造性并非获得专利的法定条件。直到20世纪60年代以后,这一概念才被普遍接受。[8]该条件旨在要求一项获得专利的发明必须具有一定的创造高度,达到较高的创新水平,以免专利过多过滥而束缚竞争自由,进而对经济发展与科技进步造成不利影响。[9]在此种理念下,各国都在专利制度中设置了创造性条件,要求申请专利的发明方案与现有方案之间具有实质性的区别。据此,对于组合发明而言,即使构成发明的各个组成部分中有一些或者全部为现有方案,但是如何从现有的众多方案中进行选择、排列、组合,仍然需要发明人付出一定的智力劳动,如果这种智力劳动达到一定的创造高度,亦即,如何将这些方案组合而成一个新的方案并非同领域技术人员能够经过简单推理想象出来,那么该项组合发明便符合了创造性的理念。[10]

电子商务商业方法是在电子商务环境下借助计算机信息网络技术实施商业行为的方法,是商业方法与计算机信息网络技术的统一体,从结构上看,类似于组合发明,因而,对其进行创造性审查也应类推适用组合发明的审查方式,即从方案整体上进行考察。只要电子商务商业方法发明整体与现有方案相比具有非显而易见性,便可符合创造性要求。具体而言,如果构成该方案的商业方法部分与计算机信息网络技术部分均具有创造性,那么其整体自然具备创造性。如果其中的商业方法部分或计算机信息网络技术部分不具有非显而易见性,但是将之进行组合得出的方案整体具备非显而易见性,那么该项电子商务商业方法发明方案则应满足创造性条件。不过如果仅仅是将已有商业方法与现有计算机信息网络技术进行简单组合,该方案整体没有超出人们预期的想象,那么该项发明仍然不具备创造性。

2、创造性与技术性的关系

有观点认为,电子商务商业方法专利的创造性要求必须体现在其中的计算机信息网络技术特征之上,否则不符合专利制度的技术性要求。笔者认为,这是对专利制度中技术性与创造性二者关系的混淆,值得商榷。

创造性与技术性之间关系如何?这个问题的回答需要对技术性进行正确界定。技术性意即技术属性、技术性质,“技术”是其核心内容。因而,界定技术性首先应当准确理解“技术”的含义。

何为技术?我国专利法未作出明确界定,理论界也未形成统一认识。[]对于一个词汇的确切把握,应从其词源的考察入手。“技术”一词来源于古希腊的“Techno”与“Logy”两个词,前者的原意是“(应用于工业的)实用科学”,后者则是“系统的学问(或理论)”。[11]据此,所谓技术,是指根据生产实践经验和自然科学原理而发展的各种知识,包括操作方法、程序及技能,[]其必须利用自然规律,并且主要不依靠人的思维即可以达到预想的目的。因而,所谓技术性,即是指该事物在本质上属于根据生产实践经验和自然科学原理发展得出的各种知识,具有客观性,不主要依赖于人的思维的主观适用,就可以比较独立的运作和实施,并且能够产生客观的、具体的和可以预期的结果。

技术性与创造性一样,都是专利制度中授予专利权的法定条件,并且绝大多数国家专利法都将技术性作为授予专利权的首要条件,亦即资格条件。[]从理论上说,一项发明申请若想获得专利授权,必须符合两个层次的要求:其一是专利的资格条件,即必须符合技术性要求,属于可专利性主题的范畴;其二是符合资格条件的发明申请还必须符合专利的实质条件,满足实用性、新颖性和创造性的要求。[12]可以说,具备技术属性是一项发明申请获得专利权的先决条件,是对其进行创造性审查的前提。但是,另一方面,技术性与创造性是互相独立的两个法定专利条件,对其应当分别予以考察。一旦认定某项发明申请具备技术性从而符合专利的资格条件之后,对其进行专利实质条件的审查便应当依据实用性、新颖性和创造性三者的各自要求进行。换言之,在实施创造性审查时应当依据创造性的判断标准来展开,而不必再考虑技术性问题,因为对于一项处于创造性审查程序中的发明申请而言,其必然是已经通过了技术性审查,符合了专利制度的技术性要求。

据此,对于一项电子商务商业方法发明方案而言,在其具备技术性、满足专利资格条件之后,对其进行的创造性审查应当按照创造性判断标准来实施。只要该方案从整体上不是从现有方案中经过简单推导即可得出的,即符合创造性要求,而不必苛求其中的计算机信息网络技术部分具有创造性。

3、对美日欧立法例的分析

从理论上来说,对电子商务商业方法的创造性审查应当从该发明方案整体的角度进行。但是,美国、欧盟和日本却并非都遵循了这一判断标准,其具体原因何在?

美国所采用的判断标准十分宽松,仅要求其中的商业方法与计算机信息网络技术两个部分之一非显而易见即可。一方面,这是受了美国专利理念的影响。20世纪90年代以来,美国法院通过In re Alappat案、AT&T Corp. v. Excel案等一系列案件明确:一项发明,只要限制在某一领域实际应用并能产生“具体的、有用的、有形的”结果,就可以成为专利保护的标的。[]可以说,在美国,实用性已经取代技术性成为专利审查的重点,专利法对于技术性的重视程度已有所下降。[]另一方面,美国是电子商务大国,信息产业发展迅速,对电子商务商业方法予以专利保护,美国无疑获益最多,因此其宽松的判断标准能最好的维护其国内信息产业及商业的利益。

欧盟对于电子商务商业方法专利创造性的审查坚持在计算机信息网络技术部分中具备非显而易见性。这与欧盟对于专利资格条件即技术属性的审查要求具有密切关系。在Pension Benefit一案中,欧洲专利局上诉委员会对于方法权利要求与产品权利要求的技术性审查采取不同的方式。对于方法权利要求而言,以“技术手段+技术目的”的检验方法判定其是否具备技术性质,对于运用该方法是否产生技术上的影响与后果未作要求;而对于产品权利要求则先推定其具有技术性质,由此造成的缺口在创造性判断中予以弥补,即要求创造性进步即技术贡献必须是技术性的。[13]可见,欧洲判断创造性进步时对于技术特征的要求是与其在技术性审查中没有完全严格执行技术性质的评判标准相应的。

日本对于电子商务商业方法创造性的审查比较符合创造性判断的理论标准,其注重整体方案,这就赋予了审查员一定的自由裁量权。此种方式符合日本一贯实施的实用主义政策。[14]日本信息和电讯技术比较发达,商业活动也比较活跃,本国国民纷纷申请商业方法专利,借此提高自己的竞争实力。因而,日本在商业方法的专利保护上反应十分积极,不愿错过这个抢占专利的大好时机。同时,日本并未明确放宽对于电子商务商业方法的审查标准,以防动摇专利制度的根基。

可见,美日欧并未都将电子商务商业方法专利创造性判断的理论标准严格付诸实施是具有深层次的原因的,一方面这是受了其各国国内具体专利法律体系的影响,以与专利法律体系中其他制度相互补充、配套实施;另一方面则是考虑到本国的计算机信息网络技术与电子商务发展的现实水平,以使专利制度能够更好的为本国的科技进步及产业利益服务。

四、对我国的启示

综合上述分析,对电子商务商业方法专利进行创造性审查,应当在遵循考察发明方案整体这一理论原则的同时,结合本国的具体专利法律制度以及计算机信息网络技术与电子商务的发展状况进行综合衡量。

1、对我国专利法律制度的分析

与大多数国家不同,我国专利制度中对创造性的表述并非采用“非显而易见性”,[]而是“具有突出的实质性特点和显著的进步”。换言之,我国对于创造性的要求既包括非显而易见性(突出的实质性特点),也包括显著的技术进步。虽然专利制度的宗旨在于促进科技进步,但是“显著的技术进步”却是一个难以衡量的标准。有时看似变劣的发明在另一新的技术环境条件下可能就成为一项有显著进步的技术,而由申请时的特定环境决定的此项技术由于不符合“显著的技术进步”要求从而被排除于专利保护之外。[15]这显然不利于促进科技创新。另一方面,“显著的技术进步”这一措辞容易使人理解为创造性条件中对于技术性特征尤为重视,从而容易将电子商务商业方法专利的创造性判断标准理解为必须其中的计算机信息网络技术部分具备非显而易见性甚至必须在现有的技术基础上有所进步。显然,这将误导我们对于电子商务商业方法专利的创造性审查。因此,我国对于“创造性”的判断应当实行“非显而易见性”标准,从发明方案的整体角度进行考察,而不必强行要求“显著的技术进步”。

2、对我国科技与产业发展现状的分析

有观点认为,我国对电子商务商业方法专利的创造性审查应当要求其中的计算机信息网络技术部分具备非显而易见性,以提高创造性的判断标准,减小授予专利的可能性。这样,在目前电子商务商业方法专利申请多为国外企业提出的现状下,可以保护我国的相关产业。

从目前来看,我国电子商务发展的确起步较晚,计算机信息网络技术与发达国家相比,还存在一定的差距,电子商务商业方法方面的状况更是不容乐观。因此似乎我国对电子商务商业方法专利的创造性判断标准越高,越会降低保护力度,进而有利于维护我国的国家利益。然而,事实并非如此。

首先,如果我国对于电子商务商业方法的保护力度很小,那么国内企业对于大量的商业方法可以原封不动或者仅仅经过些许修改便进行运用。由于不必投入大量的研发经费,也不必支付专利许可使用费,此种现象必然十分普遍,其后果将是该项发明几乎遍及我国市场,具有事实上的垄断权,其持有者随时可能提出专利的权利要求,全面收取专利许可使用费,届时6cDVD事件的历史必将重演。[]

其次,从长远来看,即使我国对电子商务商业方法的保护力度很小,国外企业仍可以得到其本国的专利保护,从而得以发展。而我国的国内产业却发展维艰,其一方面得不到本国的国内保护,另一方面虽然基于各国专利保护的“独立性”可以在其他国家申请专利,但是所得到的保护力度却很难与那些国家的国内产业相提并论。例如,申请人只要证明以下条件,即可向美国国际贸易委员会提起以知识产权侵权为诉由的“337调查”:(1)申请人须有一项有效的可执行的美国知识产权权利;(2)与相关专利、版权、商标或掩膜作品所保护产品有关的美国国内产业须已存在或正在建立过程中。我国国内企业的财力有限,能在美国建立产业从事经营的不多,从而很难满足上述第2项条件而提起337调查,享受其保护。[11]长此以往,我国国内产业的发展速度将会远远落后于发达国家。

再次,这是我国参与国际合作与竞争的需要。我国已经加入WTO,必须切实履行成员国的义务。根据TRIPS协议第27条,成员国应对所有技术领域的发明提供专利保护,因而将符合条件的电子商务商业方法纳入专利保护范围是符合TRIPS主旨的。况且,由于成员国在国际贸易中不得再使用关税、进口配额等保护措施,在发达国家还可以运用技术壁垒保护本国利益的情况下,我国只有提高自己的技术水平才能与之抗衡。[16]这一目标的实现有赖于专利制度的促进与保护功能。

由此可见,对电子商务商业方法专利的创造性审查,如果要求其中的计算机信息网络技术部分具备非显而易见性,虽然可以在短期内通过提高创造性的判断标准来减少专利的授权量,但是,以长远眼光来看,此种审查方式必将不利于促进我国提高计算机信息网络技术及电子商务的总体水平,从而不利于我国科技与产业的长远发展。

3、总结

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